Il Tribunale dell’Unione Europea, con una recente decisione del 5/06/2024 emessa nell’ambito del nel caso T-58/23 tra McDonald’s e Supermac’s (Holdings) Ltd in relazione al marchio “Big Mac” ha messo in evidenza un principio fondamentale del diritto dei marchi, ossia la necessità dell’uso effettivo e continuo del marchio registrato per evitare la sua decadenza.
Nel caso di specie, nel 2017 la catena di fast food irlandese Supermac’s (Holdings) Ltd presentava dinanzi all’EUIPO domanda di decadenza parziale del marchio “Big Mac” di titolarità di McDonald’s, affermando che lo stesso non fosse stato oggetto di uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni. Circostanza che, ai sensi dell’art. 58 del Reg. UE 2017/1001, su istanza di parte comporta la decadenza del titolare del marchio registrato dai su diritti sullo stesso.
Nello specifico, Supermac’s (Holdings) Ltd richiedeva la decadenza del marchio “Big Mac” con riferimento alle classi di prodotto 29 e 30 e alla classe di servizi 42.
In seguito a una declaratoria di decadenza di tutti i prodotti di cui alle predette classi del marchio “Big Mac” da parte della divisione annullamento dell’EUIPO, nonché di una riforma parziale della decisione da parte della commissione di ricorso europea, limitando la decadenza unicamente ai prodotti e servizi delle predette classi relativi a prodotti contenenti pollame, la Supermac’s (Holdings) Ltd, si è rivolta al Tribunale Ue impugnando la decisione del 14 dicembre 2022.
Fronte la domanda di decadenza presentata dal competitor irlandese, la notissima catena di fast food McDonald’s è stata chiamata a fornire la prova dell’uso del suo marchio, mediante le quali dimostrare l’uso effettivo del marchio, tramite documentazione indicante luogo, il tempo, l’entità e la natura dell’uso del marchio.
Il Tribunale ha esaminato le prove presentate da McDonald’s, tra cui poster pubblicitari, spot televisivi e post sui social media, rilevando che queste non fornivano informazioni sufficienti sull’estensione dell’uso del marchio in termini di volumi di vendita, durata e frequenza d’uso, per quanto riguarda i prodotti «panini con pollo», i prodotti «alimenti a base di pollame» e i servizi «forniti o connessi alla gestione di ristoranti e di altri locali o infrastrutture di ristorazione per il consumo e il “drive-in”; preparazione di piatti da asporto», comportandone con ciò la decadenza del marchio “Big Mac” per detti prodotti.
La decisione del Tribunale dell’Unione europea riveste un ruolo importantissimo per i titolari di marchi registrati, fronte la chiara dicotomia che emerge tra diritti e doveri che nascono tramite la registrazione.
Difatti, la registrazione di un marchio costituisce in capo al titolare stesso un diritto di privativa, mediante il quale può vietare a terzi la registrazione e l’uso di segni identici e simili a quello registrato. Tuttavia, la registrazione fa sorgere in capo al titolare stesso anche il dovere di utilizzare il segno in modo effettivo entro il termine di cinque anni dalla registrazione stessa, pena la decadenza dal diritto.
Detta decisione, inoltre, sottolinea l’importanza per i titolari di marchi registrati di tenere traccia e consegnare documentazione dettagliata e continua dell’uso del marchio. Infatti, ai fini del superamento della prova dell’uso, non è sufficiente dimostrare l’uso sporadico o limitato; è necessario fornire evidenze concrete dell’uso effettivo e costante del marchio sul mercato, per i prodotti per i quali è registrato.
